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技术专利,最高法院颁布新规,专利许可双方都将被影响

2021-12-05 14:13:17    来源:    浏览量:0

最近最高法院颁布的一个决定可能会对专利许可产生广泛的影响,潜在地影响现有的许可证关系,并推动专利所有人许可他们的专利以及是否专利的变更。法院未决定的问题造成不确定性,这在未来几年内是不可能解决的。

在与先前联邦巡回法院先例相违背的情况下,最高法院裁定MedImmune公司有良知信誉的被许可人可能会对其授权的专利的有效性提出质疑,而不违反许可证。之前的联邦巡回法院先例要求专利许可人违反许可证,在启动任何此类诉讼之前停止向许可人发放专用费。

在MedImmune公司美国最高法院删除了对被许可人攻击持牌专利及其产品覆盖面的障碍,同时保护被许可人利用许可证的能力。如果攻击不成功,最高法院决定,被许可人MedImmune不要求与Genentech违反其许可证,以便对其诉讼具有管辖权,以寻求联邦法院的宣告性判决,即基础专利无效,不可执行。(知识产权咨询)

被许可方注意事项

许可证持有者必须通过研究许可条款来核实其许可证,考虑到他们已经获得许可的每项专利所支付的专利使用费,并就专利是否有效提供建议,并就产品支付哪些版税。。掌握这一信息,了解最高法院决定的范围,被许可人可以作出明智的决定,决定是否将宣MedImmune公司。

尽管取消了MedImmune宣布判决行动的重大障碍,但考虑进行宣告性判决行动的被许可人需要意识到另外的障碍。这个案例指出了一些潜在的挑战。

1、最高法院明确提出但并没有决定可能导致法院驳回类似的宣告判决诉讼的潜在进一步的依据。这些理由包括一方当事人不能同时质疑合同有效性并获得利益的论据,“宣告判决法”规定的行政管辖权是酌情决定的。

2、根据最高法院的说法,有关许可证没有规定禁止对专利的有效性提出质疑,而最高法院并不意味着禁止仅承诺向专利支付特许权使用费。该决定没有解决可能出现在其他许可证中的许可条款的可执行性,如果被许可人带来挑战,则会产生不利后果。

许可方注意事项

未来的许可证谈判需要由所带来的变化引导MedImmune公司。可能的规定只受到想象力的限制;MedImmune公司在案件发生时需要耐心,并通过法庭工作。

1、专利权人可能需要考虑在许可证执行时要求一次性付款,或者如果被许可人不能支付一次性付款,则提供比过去更大的预付款,以使专利的持续有效性成为。

2、如果专利权人想要支付的金额取决于许可产品的成功而不是一次性付款,而不是依赖于专利的有效性的协议,专利权人可以立即转让股权。

3、专利权人还应考虑一项规定,如果被许可人开始对专利或其覆盖面进行挑战的宣告性判决行动,或者在开始或失去此类行为时提供更高的使用费,则专利权人可以被专利权人终止。

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